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防御性商(shāng)标注册也需守规则

2022.01.11
2022.01.11

在防御商(shāng)标注册方面出圈的牌子上一个是海底捞,然而海底捞与王老吉的防御商(shāng)标比起来缺少了实际使用(yòng)的证据,王老吉不但制造与保留了这些防御商(shāng)标的使用(yòng)证据,还能(néng)溢价卖出这些特别包装的凉茶(在临近春节的时候推出特别包装),称得上一举两得,一箭双雕。商(shāng)标用(yòng)于防御性注册是必不可(kě)少的保护布局,但是大量不以实际使用(yòng)為(wèi)目的的申请注册,存在认定為(wèi)恶意注册驳回的风险。

全球商(shāng)标注册


不以使用(yòng)為(wèi)目的的恶意注册

1.法律法规

《商(shāng)标法》第四条自然人、法人或者其他(tā)组织在生产经营活动中,对其商(shāng)品或者服務(wù)需要 取得商(shāng)标专用(yòng)权的,应当向商(shāng)标局申请商(shāng)标注册。不以使用(yòng)為(wèi)目的的恶意商(shāng)标注册申请,应当予以驳回。

《规范商(shāng)标申请注册行為(wèi)若干规定》

第三条申请商(shāng)标注册应当遵循诚实信用(yòng)原则。不得有(yǒu)下列行為(wèi):

(一)属于商(shāng)标法第四条规定的不以使用(yòng)為(wèi)目的恶意申请商(shāng)标注册的;

第五条对申请注册的商(shāng)标,商(shāng)标注册部门发现属于违反商(shāng)标法第四条规定的不以使用(yòng)為(wèi)目的的恶意商(shāng)标注册申请,应当依法驳回,不予公告。

具體(tǐ)审查规程由商(shāng)标注册部门根据商(shāng)标法和商(shāng)标法实施条例另行制定。

第八条商(shāng)标注册部门在判断商(shāng)标注册申请是否属于违反商(shāng)标法第四条规定时,可(kě)以综合考虑以下因素:

(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他(tā)组织申请注册商(shāng)标数量、指定使用(yòng)的类别、商(shāng)标交易情况等;

(二)申请人所在行业、经营状况等;

(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商(shāng)标恶意注册行為(wèi)、侵犯他(tā)人注册商(shāng)标专用(yòng)权行為(wèi)的情况;

(四)申请注册的商(shāng)标与他(tā)人有(yǒu)一定知名度的商(shāng)标相同或者近似的情况;

(五)申请注册的商(shāng)标与知名人物(wù)姓名、企业字号、企业名称简称或者其他(tā)商(shāng)业标识等相同或者近似的情况;

(六)商(shāng)标注册部门认為(wèi)应当考虑的其他(tā)因素。

2.适用(yòng)要件

“不以使用(yòng)為(wèi)目的”申请商(shāng)标注册的行為(wèi)是指申请人在申请注册商(shāng)标的时候,既无实际使用(yòng)商(shāng)标的目的,也无准备使用(yòng)商(shāng)标的行為(wèi),或者依据合理(lǐ)推断,无实际使用(yòng)商(shāng)标可(kě)能(néng)性。《商(shāng)标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用(yòng)商(shāng)标资源和扰乱商(shāng)标注册秩序的商(shāng)标囤积等恶意申请行為(wèi),其不以使用(yòng)為(wèi)目的大量申请商(shāng)标和意欲借此牟利的意图,即属于此条款予以规制的“不以使用(yòng)為(wèi)目的”的“恶意”。

以下情形不适用(yòng)《商(shāng)标法》第四条:

(1)   申请人基于防御目的申请与其注册商(shāng)标标识相同或者近似的商(shāng)标;

(2)   申请人為(wèi)具有(yǒu)现实预期的未来业務(wù),预先适量申请商(shāng)标。

3.考虑因素

判断是否构成不以使用(yòng)為(wèi)目的的恶意商(shāng)标注册申请,注册审查程序以发现的線(xiàn)索為(wèi)主,异议、评审程序以在案证据為(wèi)主,可(kě)以综合考虑以下因素。

3.1申请人基本情况

包括存续时间長(cháng)短;注册资本实缴情况;所在行业领域及经营范围的具體(tǐ)情况;经营情况是否正常,是否存在吊销、注销、停业、清算等非正常情形。

3.2申请人提交商(shāng)标注册申请整體(tǐ)情况

包括申请人累计申请商(shāng)标数量及指定商(shāng)品或者服務(wù)类别;申请人提交商(shāng)标注册申请的时间跨度情况;申请人短期内新(xīn)提交的商(shāng)标注册申请的数量及指定商(shāng)品或者服務(wù)类别等。

3.3商(shāng)标具體(tǐ)构成情况

包括申请注册的商(shāng)标是否与他(tā)人有(yǒu)一定知名度或显著性较强的商(shāng)标相同或者近似;是否包含行政區(qū)划名称、山(shān)川名称、景点名称、行业术语等公共资源;是否包含知名人物(wù)姓名、企业字号、電(diàn)商(shāng)名称、他(tā)人知名并已产生识别性的广告语、美术作品、外观设计等其他(tā)商(shāng)业性标识等。

3.4申请人申请商(shāng)标注册过程中及取得商(shāng)标注册后的行為(wèi)

包括申请人在申请商(shāng)标注册过程及取得商(shāng)标注册后,将商(shāng)标向第三方售卖或转让,且未能(néng)有(yǒu)效举证其售卖或转让前具有(yǒu)使用(yòng)意图或就其不使用(yòng)行為(wèi)作出合理(lǐ)解释的;申请人申请商(shāng)标注册过程及取得商(shāng)标注册后,具有(yǒu)出于牟取不正当利益的目的,积极向他(tā)人兜售或公开售卖商(shāng)标、胁迫他(tā)人与其进行商(shāng)业合作,或者向他(tā)人索要高额转让费、许可(kě)使用(yòng)费、侵权赔偿金、诉讼和解费等行為(wèi)的。

3.5异议、评审程序中相关证据的情况

包括异议、评审程序有(yǒu)证据证明申请人申请商(shāng)标注册时缺乏真实使用(yòng)意图,或取得商(shāng)标注册后,既无实际使用(yòng)行為(wèi),也无准备使用(yòng)行為(wèi),申请人未能(néng)有(yǒu)效举证其使用(yòng)意图或就其不使用(yòng)行為(wèi)作出合理(lǐ)解释的;异议、评审程序有(yǒu)证据证明系争商(shāng)标申请人仅以系争商(shāng)标专用(yòng)权对他(tā)人发起侵权投诉或诉讼以牟取不正当利益的。

3.6其他(tā)考虑因素

包括但不限于:

(1)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商(shāng)标恶意注册行為(wèi)、侵犯他(tā)人注册商(shāng)标专用(yòng)权行為(wèi)的情况;

(2)申请人因恶意申请商(shāng)标注册或商(shāng)标侵权行為(wèi)被國(guó)家企业信用(yòng)信息公示系统列入严重违法失信名单等情况;

(3)与申请人存在特定关系的自然人、法人或者其他(tā)组织累计申请商(shāng)标数量、待审查商(shāng)标注册申请数量、指定商(shāng)品或者服務(wù)类别情况;

(4)与申请人存在特定关系的自然人、法人或者其他(tā)组织的商(shāng)标实际交易、要约、要约邀请情况。

上述因素一般在异议、评审程序中予以考虑。

王老吉之所以要把“大吉”系列、“百家姓”系列都注册一遍是為(wèi)了配合“吉运罐”把祝福语印在罐上使用(yòng)。汲取之前失败经验,避免抢注。走“山(shān)寨”的路,让“山(shān)寨”无路可(kě)走。大量注册商(shāng)标,也是品牌发展中重要的一环,并以此来维护品牌的权益。

一个好的商(shāng)标名字,能(néng)够帮助企业扩大知名度和影响力,甚至有(yǒu)可(kě)能(néng)决定着企业的長(cháng)遠(yuǎn)发展。但是,并不是所有(yǒu)的名称都可(kě)以作為(wèi)商(shāng)标注册使用(yòng)。商(shāng)标取名时应具有(yǒu)显著性,不可(kě)盲目注册。

商(shāng)标,是一个品牌長(cháng)久以来的文(wén)化和品质积淀,是一个企业市场竞争的核心竞争力。所以无论是在商(shāng)标保护还是在打假维权方面,企业都要给与足够的重视。

商(shāng)标不仅是區(qū)别商(shāng)品和服務(wù)来源的标志(zhì),而且是企业的信誉、竞争力强弱的象征。注册商(shāng)标,享有(yǒu)专用(yòng)权,不但可(kě)以保护自己的商(shāng)标权益不受侵害,在必要的时候可(kě)以反弹伤害给入侵的“敌军”。相反,若被他(tā)人抢先注册,则必然失去自己精心策划苦心经营的市场,自己反而可(kě)能(néng)成為(wèi)侵权被告。预抢占商(shāng)标注册商(shāng)机,请随时联系港丰顾问!

来源:www.hkfeng.cn
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